El principio de especialidad de las marcas en el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial

El principio de especialidad de las marcas en el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial

 

Tomando como base en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial —el cual establece que las marcas tendrán que registrarse en relación con productos o servicios determinados en la Clasificación de Niza—, el autor reflexiona acerca del principio de especialidad, entendido como la protección que se otorga a una marca en relación con los productos o servicios para los cuales haya sido registrada.

 

En el sistema jurídico mexicano una marca es definida como un signo distintivo que se percibe a través de los sentidos siempre y cuando permita representar su objeto de protección de una forma clara y precisa, signo que debe ser destinado a distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.1 La segunda parte de esta definición es objeto del presente trabajo.

Además de los principios de distintividad, novedad, licitud y veracidad que todo signo distintivo debe respetar es necesario asimismo que se circunscriban al principio de especialidad, que forma parte intrínseca de la marca, su protección, su aplicación y su vigencia.

La marca en esencia tiene una característica de especialidad, ya que sólo adjudica su protección o su aplicación a la categoría de los productos o servicios para los que ha sido creada. Esto, en la práctica, se traduce como una regla general que atiende a que la marca no puede ser registrada para proteger de forma indeterminada o genérica cualquier mercancía o servicio.

El alcance de las prerrogativas derivadas del registro de la marca se limita a la clasificación de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada. Lo anterior quiere decir que una marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.2

Según algunos autores, la especialidad debe se entendida en el sentido de que la marca no puede registrarse para proteger todo el universo abstracto de productos y servicios, por lo que el solicitante de un registro de marca deberá ser exacto en qué clase de productos desea encasillar su marca.3

Este principio tiene las siguientes consecuencias fácticas:

  • Una marca idéntica o similar en grado de confusión a una previamente registrada y vigente puede ser registrada por un diverso titular, si dicha marca se aplica a diversos productos o servicios de la marca ya registrada.
  • El titular de la marca sólo puede exigir respeto a su prerrogativa de uso exclusivo de su signo distintivo para los productos o servicios a los que su marca es aplicada.

El fundamento en el ordenamiento nacional aplicable para este principio lo encontramos en los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y 59 de su respectivo reglamento, los cuales indican que las marcas tendrán que registrarse relacionadas con productos o servicios determinados, según la clasificación que establezca el reglamento de la LPI; sin omitir indicar que una vez especificados los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca no podrán ser aumentados posteriormente al momento de ingresar la solicitud de registro de marca.4 No obstante, sí podrá omitir o limitar los productos o servicios que a su derecho crea conveniente.

Por su parte, el reglamento precisa que la clasificación aludida será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida en el Arreglo de Niza.5

El Arreglo de Niza fue adoptado en 1957, revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979. En él se establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas. Posteriormente al Arreglo de Niza se creó una asamblea a la cual pertenecen los miembros de la Unión que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de Ginebra del Arreglo.6

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas. La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.7

Ahora bien, entre los precedentes judiciales en México respecto del principio de especialidad algunos tienden a definir dicho principio y otros sirven de guía para examinar y dilucidar si los productos o servicios son similares.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, al resolver el juicio contencioso administrativo número 1334/08-EPI-01-1 asentó medularmente lo siguiente: “Por el principio de especialidad, las marcas protegen sólo aquellos productos o servicios comprendidos en la clase que fueron registrados de conformidad con el artículo 57 del reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial y en tal virtud pueden existir marcas idénticas o similares en diferentes clases de la nomenclatura oficial registradas en favor de los mismos o distintos titulares según el caso, con excepción de la marca notoria y cuando exista vinculación entre los productos y/o servicios de distintas clases”.8

En el precedente transcrito se aprecia la definición que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha asentado para determinar lo que debemos entender por principio de especialidad: “Para determinar si los productos y/o servicios que pretenden registrarse con una marca son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada, hay cuatro referentes que pueden tomarse como guía: 1) debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; 2) debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; 3) debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines, y 4) debe identificarse el carácter de competidor o complementario”.9

De la jurisprudencia transcrita es relevante resaltar los referentes que deben tomarse como guía para determinar la similitud de los productos y servicios que dos marcas en pugna están amparando:

I. Coincidencia de canales de comercialización o distribución.

II. La finalidad o aplicaciones que buscan los productos o servicios.

III. Determinación si la naturaleza, estructura o características de los productos tienen afinidad.

IV. Identificación del carácter referente al competidor o complementario.

Es relevante resaltar de este principio su exactitud, pues, aunque la LPI y su respectivo reglamento no lo prevén, los precedentes judiciales han interpretado y discernido que la descripción de productos y servicios expresada por el solicitante de un registro de marca, al momento de solicitarlo, no debe ser interpretada de forma alguna, mucho menos de forma extensiva o de modo que pretenda ampliar la protección de los productos y servicios amparados.

Arribar a la conclusión planteada exige insistir en las premisas para profundizar en el estudio del principio de especialidad de marca:

  • El principio de especialidad del sistema de registro de marcas en México encuentra su fundamento en el artículo 93 de la LPI. Impone que un signo distintivo debe inscribirse, invariablemente, en relación con uno o varios bienes o servicios específicos, de acuerdo con la clasificación que defina el reglamento de la ley.
  • La clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas se constituye por el listado de 45 clases, que refieren de forma enunciativa algunos de los productos o servicios que en cada una de ellas se catalogan, como por un exhaustivo listado alfabético de bienes y servicios que indica a qué clase pertenece cada uno de ellos.
  • De conformidad con el numeral 113 de la LPI10 sólo al solicitante le corresponde especificar cuáles productos o servicios son los que desea vincular a la protección de la marca que solicita.
  • Estas características, propias del principio de especialidad de marca, se asentaron en la tesis I.1o.A.120 A (10a.), emanada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 434/2015, en la cual medularmente se fija lo siguiente: “Si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113, fracción IV, del ordenamiento citado, corresponde exclusivamente al solicitante de un registro marcario especificar en la petición respectiva cuáles son los bienes y servicios que desea vincular a su signo distintivo, se debe concluir que el registro de una marca solamente ampara aquellos productos o servicios que expresa y específicamente se indiquen en el título respectivo, quedando fuera cualquier otro que no se refiera explícitamente en él. En ese contexto, el hecho de que una marca se haya registrado para amparar todos aquellos bienes o servicios que se enuncian en el encabezado de una clase en particular no es razón para estimar que también protege los demás bienes o servicios que en ella se catalogan…”

Teniendo como única excepción la protección de las llamadas marcas notoriamente conocidas o famosas cuya protección se hace extensiva a todas las clases de producto o servicio, por lo que el principio de especialidad no les es aplicable a este tipo de marcas de conformidad con lo asentado en la fracción XVII del artículo 90 de la LPI.11

En conclusión, el principio de especialidad es un aforismo del sistema mexicano de registro de marca que tiene como finalidad tutelar la protección especializada de los signos distintivos sin caer en una abstracción o arbitrariedad al momento de preservar la prerrogativa de uso exclusivo de la cual goza el titular de todo signo distintivo. En esa misma virtud, este principio, de conformidad con la ley y su reglamento tiene la característica de ser eminentemente taxativo, por lo que no acepta interpretaciones de ningún tipo.

 


 

* Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es postulante en materia de propiedad intelectual y derecho administrativo y socio fundador del despacho de abogados Legal Enterprise Firm. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

1 Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

2 David Rangel Medina, Panorama del Derecho mexicano, McGrawHill, México, 1998, p. 69.

3 Pedro C. Breuer Moreno,Tratado de marcas de fábrica y de comercio, E. Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946, p. 56.

4 Artículo 94. Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada será necesario obtener un nuevo registro.

5 Artículo 93. Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el instituto.

Artículo 59. La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.

6 https://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/summary_nice.html.

7 https://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html.

8 Tesis: VI-TASR-EPI-161, sentencia del juicio contencioso administrativo 1334/08-EPI-01-1 resuelto por la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el 11 de agosto de 2009.

9 Tesis publicada en febrero de 2011, clave de tesis: I.4o.A. J/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, jurisprudencia (administrativa).

10 Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos: […] IV. Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca […]

11 Artículo 90. No serán registrables como marca: […] XVII. Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II bis, del título cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

  

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