Secondary meaning: la gran ausente en el Derecho de marcas mexicano

Secondary meaning: la gran ausente en el Derecho de marcas mexicano

La “distintividad adquirida” o secondary meaning consiste en el nuevo significado que consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su uso efectivo como marca adquiere la capacidad de identificar una fuente empresarial. El autor analiza esta figura y cuestiona por qué nuestro sistema de propiedad industrial no permite el registro de una marca descriptiva, aun cuando ésta haya adquirido distintividad. 

 

La figura del secondary meaning tiene su origen en el derecho anglosajón, y por su traducción al español la entendemos como “significado secundario”, con lo cual nos referimos a aquella marca o signo que nació como no distintiva, según la legislación en materia marcaria, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero que con la inversión de recursos por parte de los productores o los prestadores de servicios, ha logrado ser tan o más distintiva que las marcas que cumplían con el requisito de distintividad ab initio, y que lo han logrado gracias a imponerse en el mercado de una manera contundente, logrando que los consumidores identifiquen esa marca o signo y la asocien indefectiblemente con un origen empresarial determinado.

Jesús López Cegarra define la “distintividad adquirida” —como también suele llamársele a la figura del secondary meaning— como el nuevo significado que consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su utilización en promoción, publicidad y uso efectivo como marca adquiere la capacidad de identificar una fuente empresarial.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88, dispone que se entiende por una marca “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, y que pueden constituir una marca, entre otros supuestos, “las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase”. Sin embargo la propia Ley de la Propiedad Industrial también dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, y que quedan incluidas en este caso las palabras “descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción”.

Hasta aquí hemos notado que cuando una figura, forma o denominación tiene la característica de ser descriptiva, esa circunstancia es un obstáculo para ser registrada como marca. Por eso considero necesario hacer una pausa y tener claro qué se entiende por “descriptividad”, para después abordar el tema que nos ocupa.

Según la doctrina en materia de marcas, los signos descriptivos son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales. Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Un ejemplo de un signo descriptivo podría ser la denominación “Cerrajeros 24 Horas”, con la cual se estaría informando al público consumidor sobre el tipo y la modalidad de prestación de servicios que se ofrecen con ese signo o marca, con lo cual una persona difícilmente podría saber el origen empresarial de los servicios; es decir, no sabría quién los ofrece por estar compuesto ese signo por palabras de uso común y descriptivos, lo que le impediría distinguirlo de la competencia en el mercado.

Es importante conocer el criterio judicial que se ha sostenido en los tribunales mexicanos, conformándose la siguiente jurisprudencia: “propiedad industrial. características de las marcas descriptivas y razones para prohibir su registro. El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. En congruencia con lo anterior, se está en presencia de un signo descriptivo cuando se refiere precisamente a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado. Asimismo, debe considerarse que las palabras extranjeras tienen tal carácter sólo cuando el consumidor promedio de los productos o servicios a que se refieren percibe directamente el carácter o función descriptivos de tal denominación. En ese sentido, la ratio legis del precepto en comento es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, impedir la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza común que todos éstos tengan derecho a usarla, para lo cual lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados es eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente. Por tanto, la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en: a) su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características, y b) la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado”.

Así las cosas, concluimos que nuestro sistema de propiedad industrial mexicano no permite el registro de una marca descriptiva, aun cuando ésta haya adquirido distintividad por el uso de la misma. Lo que sí tenemos es precisamente el fenómeno inverso, que es lo que en el argot marcario suele llamarse “vulgarización de las marcas”, que se da cuando una marca registrada se encuentra muy bien posicionada en el mercado, por ser una marca líder de los productos o los servicios que ampara, a tal grado que los consumidores ya no perciban tal marca como una marca en sí misma, sino como una denominación del propio producto, por lo que en este caso esa marca registrada ha perdido su capacidad distintiva, por lo que, incluso, puede implicar la cancelación de la marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El fenómeno de la vulgarización de una marca encuentra su fundamento en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice: “Procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique".

Omito citar marcas que podrían haber caído en el supuesto de ser vulgarizadas, pero seguramente al lector le llegarán a la mente muchas de ellas cuando vaya al supermercado a comprar pan, papel, material de curación, pegamento, etcétera.

El fenómeno de la vulgarización de las marcas es un tema muy interesante; pero por ahora volvamos al asunto de las marcas descriptivas y carentes de distintividad. Para citar un ejemplo concreto, en 2008 el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó el registro de la denominación “The Yoga Center” que pretendía amparar servicios relacionados con educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, incluyendo clases de yoga, aduciendo que dicha denominación, al ser traducida al español como “Centro de Yoga”, era descriptiva de los servicios por distinguir, por lo que se encontraba en uno de los supuestos de las prohibiciones establecidas en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para dimensionar la importancia de la figura de secondary meaning o distintividad adquirida, pongamos un ejemplo: imaginemos que la persona dueña del establecimiento en el que se imparten las clases de yoga promociona ese signo o marca (no registrada) y hace un uso continuo y prolongado de dicho signo, y como consecuencia de ese uso se ha vuelto apto para distinguir servicios consistentes en clases de yoga de una forma especial y determinada, por lo que el consumidor ya es capaz de hacer la asociación entre la marca y su fuente empresarial, es decir, el dueño del establecimiento. Además de lo anterior, la marca o signo en cuestión se promociona de tal manera que ya tiene sucursales o incluso franquicias en gran parte de una zona geográfica o del territorio nacional, por lo que ya es muy conocido ese establecimiento dedicado a impartir clases de yoga por su especial forma, y así, ya es un referente entre el público consumidor. Y ni hablar de una gran facturación de los establecimientos.

Ahora bien, si el dueño del establecimiento conocido como “The Yoga Center”, con las circunstancias que citamos, acude hoy al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para intentar registrar ese signo o marca, se la van a negar, porque sencillamente nuestra legislación mexicana contempla como una causa absoluta para no conceder el registro de una marca, que sea descriptiva, ya que consecuentemente no es distintiva, lo cual es un requisito esencial para poder registrar una marca.

Nos preguntamos, entonces, para este caso en particular, ¿no valdría la pena hacer una excepción para obtener su registro dadas las circunstancias y su grado de penetración en el mercado? Pues para esos casos tan concretos y colmados de particularidades, en varios países sí está contemplada la figura del secondary meaning o distintividad adquirida.

La comunidad andina compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (Venezuela lo fue hasta el año 2006) tiene previsto el seconday meaning en el segundo párrafo del artículo 135 de la decisión 486, que es su régimen común de propiedad intelectual, que a la letra dice:

“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) […]

b) carezcan de distintividad;

c) […]

d) […]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) […]

”No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

En el régimen común de propiedad intelectual de la comunidad andina vemos que es perfectamente posible registrar un signo que es ab inito de naturaleza descriptiva, pero que ha adquirido a través del tiempo y de su uso una capacidad distintiva.

Por otra parte, Chile, en el artículo 19 de su Ley de Propiedad Industrial vigente, contempla el secondary meaning de la siguiente forma:

“Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también cualquier combinación de estos signos.

Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional”.

La española Ley de Marcas 17/2001 también tiene prevista la distintividad adquirida en su artículo 5, apartado 2:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a) [… ]

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) […]

2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma”.

La gran pregunta aquí es: ¿por qué México no ha evolucionado en esta materia para contemplar este tipo de eventualidades? Desde mi punto de vista, creo que nuestro sistema de propiedad industrial se está quedado atrás, obsoleto, una vez más desfasado por el dinamismo del mercado, todo por seguir posturas meramente formalistas y no tomar en cuenta las eventualidades que desafían las formas y el Derecho.

No sabemos si sea una falta de voluntad o de conocimiento por parte de los legisladores, pues esta figura del secondary meaning o distintividad adquirida es perfectamente adaptable a nuetra Ley de la Propiedad Industrial, pues no olvidemos que el tratado internacional conocido como Convenio de la Unión de París, del cual el Estado mexicano es parte desde 1903, ratificado en su enmienda en 1976, en su artículo 6, quinquies, C-1, dispone: “Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca”.

De igual manera, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio, mejor conocido por su acrónimo ADPIC, que es un anexo del acuerdo por el que se crea la Organización Mundial de Comercio, y de la cual México es parte desde 1995, en su artículo 15 dispone que “cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso”.
Aquí constatamos que existen las bases, y son sólidas. Sólo falta la voluntad de aplicar esta figura en estudio.

Finalmente, para determinar el carácter distintivo de un signo o marca como consecuencia del uso que se ha hecho de ella debería ser valorado en nuestro caso por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual tomaría en cuenta todos los elementos y las circunstancias que pudieran acreditar que el signo en cuestión se ha vuelto apto para identificar los productos o los servicios que ampara, y que por lo tanto el público consumidor ya le ha atribuido una procedencia empresarial, capaz de distinguirlo entre otros competidores en el mercado.

Como señala Jesús López Cegarra, cuando trata sobre los potenciales conflictos con terceros en la aplicación de la distintividad adquirida, “si se tiene presente que un signo irregistrable puede constituirse en una marca protegida derivada de la distintividad adquirida por el uso, esto implica que potencialmente terceros pueden verse perjudicados por los derechos de uso exclusivo que otorgaría la autoridad, incluso, tomando en cuenta que los signos genéricos o designaciones comunes de los productos también podrían ser sujetos de registro bajo la figura del secondary meaning, si se dan las circunstancias pertinentes”, por lo que, de existir esta figura en nuestro país, se debería tener cuidado en exceso por parte de la autoridad competente, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para evitar que terceros competidores se puedan ver perjudicados por el derecho de exclusividad de un signo que no tiene una distintividad intrínseca.

Resultaría claro y evidente que, de existir en nuestra legislación nacional la figura de secondary meaning o distintividad adquirida, esta figura debería ser una excepción, mas no una regla, precisamente para evitar vulnerar derechos de terceros en cuanto al uso de signos descriptivos y genéricos que son necesarios para anunciar sus productos y sus servicios. Sin embargo, para casos muy concretos esta figura debería contemplarse y adaptarse a nuestra legislación nacional, ya que después de todo nuestro sistema legal de propiedad intelectual deviene en gran medida precisamente de lo pactado en los tratados internacionales de los cuales México es parte, como fuente formal del Derecho.


 

* Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Capítulo Bajío, de la Academia Mexicana de Derecho Informático, A.C., abogado litigante y asesor jurídico. Dirige la firma H&Go Abogados y Asociados en Guanajuato, especializada en propiedad intelectual, Derecho informático y Derecho administrativo.

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