La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que abroga y sustituye a la Ley de la Propiedad Industrial, entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. El autor expone los cambios que se introducen en el sistema de propiedad industrial mexicano.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) entró en vigor el 5 de noviembre de 2020. El decreto por virtud del cual se expidió esta ley fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, en respuesta al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esta nueva ley abroga y sustituye a la Ley de la Propiedad Industrial.
Esta nueva ley hace diversos ajustes al sistema de propiedad industrial mexicano, que a continuación se exponen.
Multas
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) queda facultado para determinar e imponer, así como para recaudar y requerir el pago de los créditos fiscales resultantes.
Invenciones
• Nuevos usos: se permite la patentabilidad de cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva.
• No patentabilidad: se prevé una lista de invenciones que no serán patentables, incluyendo: 1) invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravengan cualquier disposición legal, incluyendo aquellas cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente; 2) variedades vegetales y razas animales, salvo en el caso de microrganismos; 3) procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales y los productos resultantes de estos procedimientos; 4) métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados a éstos, y 5) el cuerpo humano en los diferentes estados de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.
• Doble patentamiento: el IMPI deberá velar por el dominio público e impedir el doble patentamiento de la misma invención.
• Cláusula bolar: el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra terceros que usen, fabriquen, ofrezcan en venta o importen un producto con una patente vigente, exclusivamente para generar pruebas, información y producción experimental necesarias para la obtención de registros sanitarios de medicamentos para la salud humana.
• Vigencia de los modelos de utilidad: la vigencia de los registros de los modelos de utilidad ahora es de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
• Solicitudes divisionales: las solicitudes divisionales pueden ser presentadas voluntariamente, siempre y cuando la solicitud inicial se encuentre en trámite, y hasta dentro de los dos meses siguientes al otorgamiento de la patente o registro, antes del pago de la tarifa correspondiente a la expedición del título y la anualidad respectiva, o cuando el IMPI lo requiera con motivo del examen de fondo. Las solicitudes divisionales no podrán consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo en los casos en que el IMPI lo requiera, y deben ser presentadas simultáneamente.
• Certificados complementarios: es posible obtener certificados complementarios cuando existan retrasos irrazonables del IMPI en el otorgamiento de una patente.
• Nulidad parcial de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales: la nulidad parcial aplica cuando las causales de nulidad afecten parcialmente a la patente o al registro de un modelo de utilidad o diseño industrial.
• Sistema de vinculación para medicamentos alopáticos: el IMPI publicará en la Gaceta de la Propiedad Industrial, cuando menos semestralmente, un listado de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos, en los términos previstos en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que se refiere a ingredientes activos, y se coordinará con la autoridad sanitaria competente para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización de medicamentos alopáticos.
Secretos industriales
• Excepciones a la apropiación indebida: se incluyen excepciones para la apropiación indebida de secretos industriales, incluyendo: 1) el descubrimiento o la creación independientes de la información que se reclame como un secreto industrial; 2) la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté lícitamente en posesión de quien obtiene la información, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad sobre el secreto industrial, o 3) la adquisición de la información de otra persona de manera legítima sin obligación de confidencialidad o sin conocimiento de que la información era un secreto industrial.
• Infracción de secretos industriales: las violaciones de secretos industriales fueron añadidas como causales de infracción.
• Daños y perjuicios: existe la opción de reclamar daños y perjuicios por la violación de secretos industriales.
Marcas
• Restricciones relacionadas a denominaciones de origen e indicaciones geográficas: los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a denominaciones de origen o indicaciones geográficas no son registrables como marca.
• Definición de mala fe para solicitudes de registro de marca: se modificó la definición de mala fe para especificar que se entenderá como la solicitud del registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.
• Consentimiento para marcas idénticas: es posible obtener el consentimiento para registrar tanto marcas semejantes en grado de confusión como idénticas para productos o servicios similares.
• Vigencia de los registros de marca: la vigencia de los registros de marca será de 10 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
• Engaño o mala fe de productos o servicios: al momento de solicitar un registro y al momento de su renovación el interesado deberá declarar bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libres de engaño o mala fe. En caso de que las autoridades competentes determinen que un producto o servicio viola las disposiciones legales vigentes que le resulten aplicables, el IMPI podrá iniciar un procedimiento de declaración administrativa de nulidad contra el registro respectivo.
• Definición de marca famosa: se entenderá que una marca es famosa tanto cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, como cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.
• Declaratoria de notoriedad o fama: la información requerida para obtener una declaratoria de notoriedad o fama fue reducida para excluir información confidencial.
• Un oficio para examinación y oposición: concluido el plazo de un mes siguiente contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de una solicitud de registro de marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el IMPI procederá a realizar el examen de forma y de fondo de la misma, y emitirá un solo oficio informando al solicitante los requerimientos de forma, los resultados de fondo y cualquier oposición. El solicitante tendrá un plazo de dos meses para contestar el oficio, incluida la oposición, mismo que podrá extenderse por un plazo adicional de dos meses.
• Alegatos en procedimientos de oposición: el periodo para formular alegatos se extendió a cinco días.
• Declaraciones de uso: 1) las declaraciones de uso para registros de marca otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 deben presentarse dentro de los tres meses siguientes al tercer aniversario de su fecha de registro y al momento de renovación; 2) las declaraciones de uso para registros de marca otorgados antes del 10 de agosto de 2018 deben presentarse al momento de renovación, y 3) los registros solamente continuarán amparando los productos o servicios que se especifiquen en la declaración de uso.
• Contratos de licencia: se excluyó el requerimiento de inscribir una licencia para tener efectos frente a terceros.
• Posibilidad de romper la liga entre marcas para el caso de cesiones: cuando el titular de registros o solicitudes de dos o más marcas ligadas considere que no existe confusión entre ellas, podrá presentar el consentimiento expreso por escrito y solicitar que la liga sea disuelta. Esto no aplica para marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos. El IMPI resolverá en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al público consumidos respecto a la procedencia de los productos o servicios.
• Nulidad y caducidad de registros de marca: 1) es posible solicitar nulidades y caducidades parciales; 2) cuando se solicite la nulidad por falta de veracidad en la fecha de primer uso, es el titular del registro quien debe demostrar dicha veracidad; 3) las solicitudes de declaración administrativa de nulidad de un registro no serán admitidas si la oposición fue presentada durante el trámite de solicitud cuando los argumentos y pruebas sean las mismas que las presentadas en la oposición y el IMPI ya se haya pronunciado sobre éstos; 4) se prevé expresamente que la declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro a la fecha de su otorgamiento, y 5) se prevé expresamente que la declaración de caducidad destruirá los efectos del registro una vez que la resolución respectiva sea exigible.
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas
• Normas oficiales mexicanas específicas para denominaciones de origen: una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una norma oficial mexicana (NOM) específica.
• Facultad de las cámaras del Congreso de la Unión: las cámaras del Congreso de la Unión están facultadas para solicitar una denominación de origen o indicación geográfica, siempre y cuando la propuesta sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.
• Entidades de certificación: se incluye una disposición con los requisitos para asumir la responsabilidad de certificar el cumplimiento de las reglas de uso de indicaciones geográficas.
Aplicación de la ley
• Asistencia de la fuerza pública: el IMPI puede requerir el auxilio de la fuerza pública federal, estatal o local, así como de cualquier institución civil o armada, para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones relacionadas con la observancia de derechos contenidos en las leyes cuya aplicación le corresponde.
• Medidas provisionales para mercancías en tránsito: el IMPI queda facultado para ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías destinadas a la importación, exportación, tránsito o, en su caso, cualquier régimen aduanero, que constituyan una violación a las disposiciones de la LFPPI, de conformidad con los ordenamientos aplicables en materia aduanera.
• Medidas provisionales para contenido digital: el IMPI queda facultado para ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión, bloqueo, remoción de contenidos o cese de los actos que constituyan una violación a la LFPPI a través de cualquier medio virtual, digital o electrónico, conocido o por conocerse.
• Clausura de establecimientos por insuficiencia de medidas provisionales: el IMPI queda facultado para ordenar que se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando otras medidas provisionales sean insuficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LFPPI.
• Facultad para adoptar medidas provisionales de oficio: el IMPI queda facultado para adoptar de oficio las medidas provisionales, de considerarlo procedente.
• Levantamiento de medidas provisionales: la persona contra la que se hayan adoptado medidas provisionales podrá exhibir contrafianza para responder de la afectación que se cause al solicitante de las mismas, a efecto de obtener su levantamiento. Sin embargo, el IMPI resolverá si procede dicho levantamiento, considerando la apariencia del buen derecho y con los elementos que le proporcionen las partes, analizando y ponderando si la afectación que podría sufrir la persona a quien se le impusieron las medidas es mayor a la que se pueden provocar a la persona que las solicite y que no se afecten al orden público o interés general.
• Facultad para destruir bienes asegurados: el IMPI queda facultado para ordenar la destrucción de bienes asegurados por medidas provisionales en caso de que se declare que se ha cometido una infracción administrativa en la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
• Conciliación: se incluye un procedimiento de conciliación para procedimientos de infracción. Cualquiera de las partes puede solicitarla en cualquier etapa procesal, siempre y cuando no haya sido emitida la resolución sobre el fondo de la controversia.
• Alto incremento de multas por infracción: las multas por infracciones pueden llegar a ser de hasta doscientas cincuenta mil unidades de medida y actualización con base en el importe vigente al momento en que se cometa la infracción, por cada conducta que se actualice. El equivalente de esta multa en valor actual superaría los veinte millones de pesos.
• Exclusión de la reincidencia como delito: la reincidencia en una infracción deja de ser un delito.
• Definición de falsificación: por falsificar debe entenderse el usar una marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una protegida por la LFPPI, sin autorización de su legítimo titular o de su licenciatario, para representar faltamente a un producto o servicio como original o auténtico.
Acción de daños y perjuicios
• Facultad del IMPI para condenar y cuantificar el pago de daños y perjuicios: el IMPI queda facultado para condenar al pago de los daños y perjuicios causados al titular afectado en los procedimientos de declaración administrativa de infracción y para cuantificar el monto de la indemnización respectiva.
• Dos opciones para reclamar daños y perjuicios: la indemnización por la violación de los derechos de propiedad industrial amparados por la ley puede ser reclamada a elección del titular, ya sea: 1) ante el IMPI, mediante la tramitación de un incidente previsto en la nueva ley de propiedad industrial, o 2) directamente ante los tribunales, conforme a lo dispuesto en la legislación común, y sin necesidad de declaración administrativa previa.
